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Uso indevido de marca registrada: Quais são suas consequências?

Registro de uma marca

O patrimônio de uma empresa é constituído de bens, direitos e obrigações. Dentre os bens, além de imóveis, móveis, maquinários, veículos etc., também está inclusa a marca do produto ou do serviço prestado.

Assim, sendo o empresário possuidor de uma marca que não está registrada, deve buscar orientação para iniciar o processo de registro o quanto antes, evitando desta forma que o registro seja concedido a um terceiro.

Após iniciado o processo, caso haja manifestação de terceiros contra o registro da marca, o requerente será intimado para impugnar a oposição.

Superado este ponto, todo o procedimento de utilização da marca será submetido ao Exame de Mérito e, em caso de deferimento, o requerente poderá utilizá-la pelo período de 10 (dez) anos. O pedido de prorrogação de utilização de uso da marca deverá ser solicitado no último ano de vigência do deferimento inicial.

O registro de uma marca é de grande importância, pois esta pode vir a ter grande valor de mercado, eis que tem por finalidade afastar a imitabilidade de determinado produto ou serviço prestado, além de agregar identidade, tratando-se de um referencial entre os clientes e a empresa.

Ainda, através da marca se dá a fidelização dos produtos e serviços, além de estimular os clientes ao consumo. Assim, a marca deve e merece ser protegida!

O que é o uso indevido de marca?

Quando o empresário efetua o registro de uma marca, a esse é garantido ceder o registro ou pedido de registro, licenciar o uso da marca, proteger o seu uso material e sua reputação. Assim, sendo a marca devidamente registrada, pertence àquele que investiu e resguardou os direitos de uso exclusivo desta.

Desta forma, configura uso indevido da marca quando alguém a utiliza sem a autorização do titular, eis que induz a erro os consumidores que irão contratar o serviço ou adquirir o produto, como sendo aquele disponibilizado pelo proprietário da marca registrada.

O uso indevido da marca configura crime e, quando evidenciada a conduta, está sujeita a aplicação das penalidades legais.

Ainda, a utilização indevida da marca poderá resultar na responsabilização do praticante do ato ilícito ao pagamento de indenização pelos prejuízos causados.

Como saber se estou usando indevidamente uma marca?

Conforme inicialmente mencionado, para saber se a marca já possui registro, o interessado deverá realizar uma pesquisa no banco de dados do INPI. Caso a marca já esteja registrada, será necessário buscar uma nova alternativa para identificação de seu produto ou serviço.

No entanto, se o empresário que já utiliza uma marca há um tempo sem que a tenha registrado, for surpreendido por uma empresa utilizando marca idêntica já registrada, deverá buscar orientação através de assessoria jurídica especializada para solicitar o registro de sua marca e também a nulidade da outra. 

Porém, tal procedimento é moroso e burocrático e somente será bem sucedido se existirem evidências e documentos que comprovem que o solicitante usa a marca há mais tempo do que aquele que a registrou.

E se por algum motivo o empresário solicitante não obtiver sucesso, seja por não utilizar o sinal há mais tempo do que aquela empresa que detém o registro, seja por não conseguir comprovar sua utilização antecedente, certamente sofrerá com danos ao seu patrimônio, eis que, deverá alterar toda a identidade visual da empresa, o que é custoso e demanda tempo.

Ainda, por ter utilizado identificação que não lhe pertence, poderá ser responsabilizado pelos prejuízos causados ao proprietário da marca, através de demanda cível, que poderá condená-lo ao pagamento de indenização pelos danos sofridos.

Tem-se ainda que quando se utiliza uma marca de propriedade de outrem pratica-se crime de concorrência desleal, pois o autor da conduta estará se valendo de meio fraudulento, com a finalidade de desviar a clientela do detentor da marca. 

O artigo 195, da Lei de Propriedade Industrial, tipifica como crime a utilização indevida de marca e tem como penalidade detenção de 3 (três) meses a 1 (ano), ou multa.

Fato é que a marca faz parte do patrimônio da empresa, tem valoração e sua utilização indevida por terceiros é passível de pedido indenizatório e de condenação criminal.

Como posso utilizar uma marca registrada?

Sendo registrada a marca, esta poderá ser utilizada conjuntamente com a identificação visual de registro “®”. Em que pese a inexistência de obrigatoriedade na utilização, a mencionada identificação comprova a formalização do registro da marca perante o INPI.

A utilização da identidade visual de registro defere à marca, além da sua utilização em território nacional, confiabilidade e credibilidade no mercado em que atua, agregando valor a este bem que compõe o patrimônio de seu proprietário.

Não há uma regra específica para utilização da identidade visual de registro. Mas, usualmente, a identificação é colocada ao lado direito da marca, na parte superior ou inferior desta.

Por fim, obviamente, a utilização indevida da identidade visual “®” é vedada, e incidirá na tipificação dos crimes de falsidade ideológica, propaganda enganosa e concorrência desleal.

Como denunciar uso indevido de uma marca?

Para realizar denúncia de uso indevido de uma marca, não encontraremos orientações nos procedimentos deferidos ao INPI, pois não há normas que regulamentem a denúncia do ilícito.

Para que o proprietário possa garantir que a sua marca não seja usada indevidamente, este deverá realizar uma pesquisa profunda nas marcas utilizadas no mercado e, quando verificado que outra empresa está utilizando a marca de sua propriedade, deverá comunicá-la, através do envio de uma Notificação Extrajudicial.

O procedimento é respaldado pelo artigo 726 do Código de Processo Civil, e dará ciência a quem estiver utilizando a marca indevidamente, que essa é registrada e compõe o patrimônio de seu proprietário.

Tal documento tem por finalidade dar solução a utilização indevida da marca, sem que seja necessária a busca da tutela jurisdicional do Estado. Entretanto, caso a lide não se resolva de forma extrajudicial, a Notificação terá como finalidade embasar os processos cíveis e criminais que se fizerem pertinentes e necessários.

Conforme já mencionado, através da demanda cível, o proprietário da marca poderá pleitear além da indenização de todos os prejuízos sofridos, o imediato afastamento da utilização indevida da marca. No âmbito criminal, serão tipificadas as condutas praticadas, para a aplicação das penalidades cabíveis.

Como descobrir se minha marca está sendo copiada?

Da mesma forma que o INPI não possui um procedimento para a realização de denúncia de uso indevido da marca, não há controles realizados pelo INPI para se verificar se a marca registrada está sendo objeto de cópia ou plágio.

Assim, a melhor alternativa para se descobrir se a marca está sendo copiada, é acompanhar o surgimento ou solicitação de registro de marcas, através do acompanhamento da Revista de Propriedade Industrial – RPI, a qual é publicada semanalmente pelo INPI.

Quando identificada a similaridade na marca, poderá o interessado apresentar oposição ao pedido, munido da documentação pertinente para provar os argumentos trazidos. O prazo para tanto é de 60 (sessenta) dias da publicação.

Caso o proprietário identifique nos meios de comunicação ou propaganda, marca com características similares a sua, e que estão sendo utilizadas por terceiros, deverá primeiramente confirmar se a marca está registrada, ou se está com pedido de registro em andamento.

Caso a marca esteja registrada, poderá o proprietário requerer a nulidade do registro, e se estiver com pedido em andamento, deverá apresentar oposição ao registro.

Como posso evitar que minha marca seja copiada?

Para se evitar que a marca de sua propriedade seja copiada e utilizada inadequadamente, a melhor alternativa é através do seu registro perante o INPI. Através deste, serão guarnecidos todos os direitos de uso, cessão e licenciamento ao seu proprietário.

Igualmente, será através do registro da marca perante o INPI que o proprietário poderá garantir o seu uso exclusivo no mercado.

Assim, caso a marca registrada seja plagiada, o proprietário poderá:

  • Provar que o serviço ou produto disponibilizado pelo plagiador não é de sua responsabilidade e, por tal fato, não apresenta a qualidade inerente à marca original;
  • Acionar o copiador para que seja condenado ao pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos;
  •  Responsabilizar o plagiador criminalmente pela conduta praticada

A marca faz parte do patrimônio de quem a detém e, sendo assim, deve ser protegida de danos que podem ser causados por aqueles que a utilizam indevidamente no mercado.

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